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よくある質問

知財・技術関連紛争業務

特許訴訟の経験はあるのでしょうか?

弊所は、年間十数件の特許訴訟業務(それに付随する特許無効審判業務を含む)を定常的に行っております。
特許訴訟弁護士の実力とは、事件スジをきちんと認定した上で、
・勝ち筋の紛争については手堅く勝ち(勝訴的和解を含む)
・負け筋の原告側紛争については訴訟に持ち込むことの非合理性について経営陣への説明を含めて対応し、被告側紛争の場合は訴訟提起、差し止めを回避しつつ和解に持ち込むことによって、会社のリスクを最小化することができるかどうかであると考えています。

特許訴訟に関しましては、2004年の創業以来、上記方針に従い、経験とノウハウを蓄積してきており、その集大成として、特許法102条2項の解釈を争った2013年2月の知財高裁大合議事件においては、一審の認定損害額を大幅に増額する画期的な勝訴判決に至りました。

このほかにも、あらゆる技術分野の特許訴訟・審決取消訴訟・特許無効審判において、概ねお客様のご満足をいただける結果を得ているものと自負しております。

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特許侵害の鑑定意見をお願いすることはできるのでしょうか?

特許紛争においては、その帰趨及び関連する事業戦略を見極める際に、法的な見解を詰めることはきわめて重要なことです。
 弊所の鑑定意見において重視することは、判例や特許庁実務もさることながら、これに加えて、
 ・抵触性と有効性にかかる二つの視点を駆使しつつ、どのような戦術で主張を展開していくか
 ・訴訟になった場合、証拠力の観点からも十分に戦えるのかどうか

  など、勝訴への道筋を実務的観点から示すことです。さらには、

 ・事業戦略との関係で訴訟突入・回避のいずれに合理性があるのか、その際のコスト、時間、社内労力、経営陣・株主への説明等も含めた事業的視点(法的視点と事業的視点の融合)
 
  についても、ご要望により、ご意見をお出しするようにしております。

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当社は顧問弁理士に侵害警告対応をお願いしていますが、弁理士のサービスとは何が違うのでしょうか?

侵害警告対応は紛争の始まりです。適切に対処するためには、抵触性・有効性に対する的確な判断の他、事業計画やマーケットを視野に入れた落としどころの設定、それに至るための最適プロセスの策定など、多岐に渡る方向性からの判断を必要とします。
一般に、弁理士は特許の有効性については優れた見識を持っていますが、抵触性(訴訟に至った場合の論点、相手方の反論抽出、判例知識を含む)や立証論、訴訟実務を視野に入れた最適プロセスの構築については専門性を有しません。当事務所においては、多くの特許交渉・訴訟をこなしていますので、これらの知識要素を全て取りそろえております。

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知財以外の技術系の紛争は扱っているのでしょうか?

一昔前は、「技術紛争」=「特許訴訟」というイメージでした。
しかし、最近は全く異なるタイプの技術紛争が増えています。

例えば、納品されたITシステムがうまく動作しないなど、システム関連の紛争(請負代金請求、瑕疵担保責任)は、年々急増しておりますが、システム開発実務に精通する弁護士は極端に少ないのが現状です。弊所には大企業でシステム開発を経験した後に弁護士登録をした数名の弁護士が在席しており、このような訴訟に対する実績を有しております。

また、製造物責任訴訟も、争点は技術的事項に絞られることが少なくありません。弊所のパートナーである内田弁護士は、古くからこの分野において経験を有しており、最適な解決に向けて、技術的争点ともどもお手伝いすることが可能です。

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内容はわかりました。ところで、費用の体系はどのように考えればいいのでしょうか?

当事務所は原則としてタイムチャージで費用を計算いたします。
標準的なタイムチャージは、パートナー36000円/時間、アソシエート30000円/時間です。

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知財マネジメントに関するアドバイザリーサービス(大企業、中堅企業向け)

「知財マネジメントに関するアドバイザリーサービス」の守備範囲は?

「知財部に持ち込まれる全ての相談案件(個別の実務案件を除いたもの)」というのが答えになります。いくつかイメージしやすい例を列挙します。
・知財部が開発・事業との三位一体を求められる中での、知財部業務のあり方に関するコンサルティング、適正意見の表明
・M&Aその他企業関連業務における知財の取り扱いや知財部業務の考え方
・IR(知財報告書)やいわゆる経営への「見える化」の考え方に対するコンサルティング
※侵害警告に対する回答・交渉指南、新製品に対する設計回避アドバイスなど、個別製品・案件と事業戦略との関係に関するサービスについては、「知財・技術関連紛争業務」をご覧ください。

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法律事務所であるUSLFがこれを行うことの優位性はなんでしょうか?

このサービスは、知財業務と企業コンプライアンスの融合領域です。
大手法律事務所や知財を扱う会計事務所では、知財部風土や知財部の実務に対する理解・経験に難があると言われています。
また、特許訴訟弁護士は個別紛争処理には精通しておりますが、知財マネジメントに対する知見を保有していないことが多いと思われます。
この意味で、この領域は、長らく専門家不在の領域であるといわれてきました。
弊所パートナーである鮫島弁護士は、日本アイ・ビー・エムで知財マネジメントの現場を経験した後に、弁護士登録をした異色の人材であり、多くの論文等において、知財経営・マネジメントのあり方を論じてきました。このサービスは、鮫島が有するこのような知見とノウハウを結集させて初めて可能となるものだと考えています。

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今ひとつ内容が理解できません。どういった実績があるのでしょうか?

これまで扱ってきた案件には、以下のようなものがあります。

(1) A社とB社が事業統合するにあたり、知財権をホールディングカンパニーに集中管理させるためのマネジメント体制の構築
この事案では、集中管理を行う際の三つの方式(権利移転方式、管理委託方式など)の利害得失をふまえて、信託業法上の管理信託スキーム導入に関するコンサルティング及び文書作成を行いました。

(2) 業界大手数社が出資する合弁会社について、独占禁止法との関係で問題を生じないような知財運用を含む進め方のアドバイス
業界の大手数社が共同出資した合弁会社により事業展開することが珍しくなくなりました。このような合弁会社が知財を運用する際に問題となるのが、独占禁止法との関係です。この事案では、独占禁止法上のリスクを最小限化し、かつ、所期の事業目的を達成できるかという視点から知財のライセンス条件と運用のためのコンサルティングを行いました。

(3) 大手企業20数社が出資した特許管理会社の特許運用スキーム
「国プロ」と呼ばれる産学連携の技術開発プロジェクトが多数実行されています。国プロの問題点は、知財スキームをきちんと決めないために、共有権利の山となり、後の活用に支障を来すことです。この事案では、国プロの権利活用を促進するモデルとして、設立された特許管理会社が取得したロイヤリティを国プロ参画企業に配分するために、商法上の匿名組合モデルを利用した特許運用スキームのコンサルティングを行いました。

(4) 知財権の集中管理のため、子会社から親会社に対して知財権を譲渡する際の適正な知財評価
子会社に分散する知財権を親会社に集中管理するためには、知財権を移転する必要があります。この際、税務上の問題を回避するために、知財権の適正評価を行う必要があります。この事案では、数十件の知財権について、その知財権の特質や活用実態を見据え、適正な評価方式を採用することにより、きわめて低廉なコストで知財の適正評価を行いました。評価結果は、弁護士報告書にしますので、税務的な問題を透明性をもって回避することが可能です。

(5) 事業再生案件における技術の切り出し、ライセンススキームなどのコンサルティング
リーマンショック以降、自社の技術の一部にかかる事業を中国企業などに譲渡する例が増えています。このような場合、どのように対象特許やノウハウを特定し、ライセンス条件を設定するかということに関しては、事業的判断及びこれに対応する法的なスキルが必要となります。この事案では、事業コンサルタントとペアを組んで、弊所が法的アドバイスを提供し、技術系企業の事業再生に成功を収めました。

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知財評価、知財報告書など、非法律的業務もできるのでしょうか?

弊所においては、知財経営のコンサルタントとしての立場で、これらについても適切なアドバイスを行います。
また、鮫島は多くの知財専門家のネットワークを有しており、最適人材をご紹介し、一部業務をアウトソースしつつ、全体業務をマネジメントすることができます。

ちなみに、知財評価については、
(1)何の目的でこれを行い、それが
(2)会社にいかなるメリットをもたらし、
(3)どの程度のコストがかかるのか。

この三点をきちんと勘案し、最適な評価方法・評価者を決定する必要があるというのが弊所の持論です。

また、知財報告書は、投資判断のための資料ですから、単に特許出願件数や取得件数を羅列しても意味がありません。いずれも、経営戦略の中における知財戦略の位置づけと現状を把握し、将来の成長に対し、知財がどのように貢献するのかという観点から、投資家にわかりやすく、かつ、魅力的に記述する必要があります。

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内容はわかりました。ところで、費用の体系はどのように考えればいいのでしょうか?

このサービスに関しましては、お客様に対してお見積ベースで費用を協議させていただきたいと思います。

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知財法務部アウトソーシングサービス(中小・ベンチャー企業向け)

当社ではすでに顧問弁護士の先生がいらっしゃるのですが、普通の弁護士業務とは違うのでしょうか?

今まで顧問弁護士の先生は法律業務のみを担当されており、知財に関するアドバイスは弁理士の先生にお願いされていたことと思います。これに対して、当サービスの特徴は、法律業務のみならず知財戦略の立案や特許化のアドバイスなど、知財に関する一連の業務も行うことにあります。これによって、技術関連契約や業務提携など、知財と法務の融合領域についてシームレスな認識のもとに、適切なアドバイスを行うことができます。
    その他のメリットを挙げると以下のようになります。
    ・二つの専門領域を一つの事務所との契約でまかなうことができるので、経費節減になります。
    ・技術がわかる弁護士がおりますので、技術用語やインターネット関連知識など前提的事項の説明に時間をいただくことはありません。

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当社は顧問弁理士に侵害警告対応をお願いしていますが、弁理士のサービスとは何が違うのでしょうか?

侵害警告対応は紛争の始まりです。適切に対処するためには、抵触性・有効性に対する的確な判断の他、事業計画やマーケットを視野に入れた落としどころの設定、それに至るための最適プロセスの策定など、多岐に渡る方向性からの判断を必要とします。

一般に、弁理士は特許の有効性については優れた見識を持っていますが、抵触性(訴訟に至った場合の論点、相手方の反論抽出、判例知識を含む)や立証論、訴訟実務を視野に入れた最適プロセスの構築については専門性を有しません。
当事務所においては、多くの特許交渉・訴訟をこなしていますので、これらの知識要素を全て取りそろえており、かつ、経営戦略との関係で最適なプロセスを選択します。

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法律事務所なのに本当に特許出願などの業務ができるのですか?

当サービスは、大企業の知財部のサービスを中小・ベンチャーにも提供するというコンセプトです。よって、自ら特許出願を行うのではなく、弁理士の先生のアウトプットに対するチェック機能を担当します。特許の権利化はビジネス戦略とも密接にリンクするので、契約書のレビュー等によりビジネスを熟知している顧問弁護士が行うことは合理性が認められます。また、弁理士の目利き及びご紹介を行います。

なお、商標登録出願については、ブランド法務の一環ですので、当事務所において行うことができます。

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最近「知財戦略」などと言われていますが、なかなかイメージが掴めません。法律事務所なのに経営戦略の一部である知財戦略を立案していただけるのでしょうか?

知財という法領域においては、弁護士の固有業務とより経営サイドに立ったコンサルティング業務の線引きが非常に困難です。
なぜならば、「知財」は単なる法律ではなく、企業にとっての資産(asset)であり、その運用の巧拙によって企業競争力を左右する要因となるからです。

共同開発やライセンス等、知財が関連する契約書は、当事者の権利義務という形でビジネスそのものを規定しているともいえます。そこで、このような業務領域を担当している弁護士は必然的に多くのケースを経験し、これらに対するアドバイスを通じて、法律実務を経営戦略につなげる訓練を積んでおります。

当事務所においては、法的なアドバイザリーにとどまるのではなく、これを経営戦略と結びつけ、総合的な知財戦略の提案とその実行を行います。

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費用の点が気になるのですが・・・どのくらいの予算をご用意すればよろしいのでしょうか?

顧問契約をいただくことが前提となります。標準的な条件は下記のとおりです。

月額10万円/3時間カバー 超過分についてはタイムチャージ

今までのお客様の実績では、年間150-250万円程度というのが平均的なところです(訴訟等の案件が入った場合は除く)。知財部員と法務部員を2名雇用すると1000万円以上かかることを考えると、合理的な価格設定としております。

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IT企業向けサービス

知財が専門のはずなのでどうしてIT企業に対するサービスを行うのですか?

もともと弊所は「知財」という法領域でサービス範囲を規定しているのではなく、「技術系企業」という顧客領域でサービス範囲を規定しています。IT関連企業は、弊所の顧客層の中で大変重要な位置づけを占めております。

もともと、2001年ころからビジネスモデル特許に関するご相談を受けるうちに、サービスモデルを法的な視点から分析し、リスクを洗い出す、という経験を積んできました。最近では、このようなリスク分析にとどまらず、法的見地から見て最適と思われるビジネススキームを提案したり、そのようなスキームに関する規約・契約を作成する業務を中心に行っています。

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どのような顧客に対するサービス実績があるのでしょうか。

IT 関連企業と一口に言っても、受託型のシステム構築をしている企業、自社製品のソフトウェア、サービス開発をしている企業、インターネットを通じて種々のサービスを提供している企業、ゲームやアニメなどのコンテンツを作成する企業、ISPなどのインフラを提供する企業など、いくつかの類型に分かれます。弊所の顧客は大小様々なIT関連企業から構成されており、その類型も多岐にわたっております。当然、かなり多くの業務について経験をしております。

弊所がこうした分野を得意としているのは、システム開発、ネットサービス開発に実務として携わっていたというバックグラウンドを有する弁護士が複数名所属しており、現場の方々からまったくストレスなくご相談いただくことができるからです。

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システムを構築して納めたのですが、相手は仕様どおりに動かない、などといって代金を支払ってくれません。どのように請求していけばよいでしょうか。

この種のトラブルの多くは、契約書や仕様書等の文書が未整備なまま開発に着手して、後に行き違いが生じるケースが多いです。契約書、仕様書等が不明確な場合であっても、判例実務等に照らして、請求できる範囲を示していくことは可能です。システム開発・ソフトウェア開発を行っている企業に頻発しているこの種のトラブルは、弊所にとっては、必須科目とも言えるものです。

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当社はインターネット上で新しいサービスを企画中ですが、全く新しいコンセプトのため、法的なリスクや運用のための規約をどうやって作ったらいいかわかりません。

インターネットサービスは、サービスモデルが勝負です。従って、全く新しいコンセプトに立脚して提案されることが多いと感じています。しかしながら、近時の新しいサービスには著作権、景品表示、プライバシー、通信の秘密などへの配慮が足りず、撤退を余儀なくするケースも少なくありません。そのような中で、事前に法的リスクを判断することは難しくもありますが、まさにやりがいを覚えます。弊所では、お客様と一緒にビジネスを考え、法的リスクを評価するのみならず、リスクの少ないサービスモデルを共に考えていきます。当然、そのようなサービスモデルに関する規約や、関与当事者との契約の作成までも行っております。

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最近のIT分野における相談としてどのようなものが多いのでしょうか。

IT分野では、他の技術分野と比べて特許法をはじめとする知財法に対する関心が強くありませんが、言い換えると他の法律問題についてケアすべきことが多いからだとも言えます。最近ではGPLをはじめとするオープンソースの利用に関する問題、同業他社による模倣・類似アプリの開発の可否、ユーザからの行動履歴情報の取得と活用の問題、ソーシャルゲームにおけるキャンペーン、アイテムと景品表示法との関係、従業員持ち込みのデバイスに関する問題(BYOD)などの相談が増えています。弊所では、IT関連企業からこうしたご相談を受ける機会が多く、ノウハウが蓄積されております。

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企業法務

知財専門の事務所ではないのですか?実績があるのでしょうか?

もともと弊所は「知財」という法領域でサービス範囲を規定しているのではなく、「技術系企業」という顧客領域でサービス範囲を規定しています。上記のサービス内容に記載した事項については、いずれも実績があります。守秘義務に触れない範囲で、以下に実績の例を挙げます。

【例1】 特殊機器の販売等を行っている企業のM&Aアドバイス
この案件では、(ⅰ)税務上有利なスキームを税理士とも提携しながら検討し、適格合併となるスキームを提案し、(ⅱ)許認可関係の対応、公正取引委員会対応、株主総会対応といった実務上必要となる対応を助言し、(ⅲ)合併契約書の作成、会社法上の手続についてアドバイスをし、合併が成功しました。

【例2】 部品メーカグループの破産及び民事再生
 この案件では、受注減少及び赤字受注が理由で資金繰りの悪化したグループ企業の破算及び民事再生の各申立代理人をつとめました。案件の規模としては、中規模で、年商及び負債総額がそれぞれ数百億円と百億円程度でした。

【例3】 著名な車デザイナーの企業の資金調達
この案件では、世界的なカーメーカでチーフデザイナーを勤められた方の企業に対して、資金調達に関して問題となる諸論点をアドバイスしました。

【例4】 国際紛争解決
この案件では、公的研究機関と国外の研究機関との間の紛争について、法務アドバイスを実行しました。技術分野としてはバイオテクノロジーであり、英語が交渉言語となりました。

【例5】 契約交渉
投資契約、研究開発契約、事業提携契約等、広範囲で日常に契約交渉を行っております。珍しい例としては、インターネット内の仮想世界での取引と現実世界の取引との双方の要素を一つの契約書に含む契約書作成の実績等があります。

【例6】 IPOのためのコンプライアンス対応
IPOのためにコンプライアンス向上を目指すある企業は、個人情報保護管理体制などコンプライアンスの抜本的な見直しを企図され、弊所にてアドバイスを担当致しました。

【例7】 企業買収に伴うデューディリジェンス及び株式譲渡契約書の作成
日本有数のプライベートエクイティファンドをクライアントとして、株式譲渡に伴うデューディリジェンスを実行し、株式譲渡契約書を作成しました。

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当社は、技術系企業ではありませんが、引き受けてもらえますか?

もちろん承ります。実際にも、金融機関、メディア、投資家等の技術系企業でないお客様からも多数の御依頼を頂いております。技術系企業でないお客様から頂いている案件は、ITに関する案件、知財案件、一般企業法務案件、M&A、ファイナンスと知財を融合させる新しい形態の案件等様々です。

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ホームページに具体的に記載されたサービス内容に含まれない案件なのですが、引き受けてもらえますか?

info@uslf.jpまでお気軽に御相談下さい。幅広くお受けできると思います。

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