FAQ

知財・技術関連紛争業務

特許訴訟に関する考え方を教えてください。

企業の目的はビジネスに勝つことであって、訴訟に勝つことではありません。また、ビジネスに勝つための方法には多数の選択肢があり、訴訟はその一選択肢としてのツールに過ぎません。弊所では、このような考え方から、ビジネスに勝つために訴訟が最適なプロセスかどうかをお客様と検討しつつ、訴訟業務を行います。このようないわばビジネス的なコンサルティングまで行うことが、弊所の訴訟業務の一つの特徴です。

特許訴訟を行うと決めた場合の弁護士の役割は二つです。一つはその事件スジを正確に読むこと、次に、事件スジを最も伝達性よく裁判官に伝えること(主張伝達度)です。本来は4割しか勝ち目のない事件スジを「6割勝てる」と読むのは訴訟の入り口から間違っています。これではビジネスに勝つための戦術づくりにはならないのです。弊所では、事件スジを正確に読むために、所内の判例研究会、公開講座であるUSLF知財塾等を開催することによって、最新判例等の知識を常にアップデートするとともに、アソシエートとパートナーがチームを組んで事件スジを討議する、いわゆるカンファレンスを行っています。
主張伝達度を高めるためには、伝える相手である裁判官がどのような思考的特徴を有しているのか、その思考的特徴を有する主体に対して何をどのように準備書面で表現するのか、が問われます。弊所ではそのような研究を継続しており、その成果を準備書面に現すようにしております。

以上を踏まえ、弊所では、特許訴訟弁護士の実力とは、事件スジをきちんと認定することを前提として、

  • 勝ち筋の紛争についてはそのスジどおりの結果を修め(勝訴的和解を含む)
  • 負け筋の原告側紛争については訴訟に持ち込むことの非合理性について経営陣への説明を含めて対応し、訴訟回避をし、負け筋の被告側紛争の場合は訴訟提起、差し止めを回避しつつ和解に持ち込むことによって、会社のリスクを最小化することができるかどうかであると考えています。
特許侵害関連の鑑定意見に対する考え方を教えてください。

特許紛争においては、その帰趨及び関連する事業戦略を見極める際に、法的な見解を詰めることはきわめて重要なことです。
弊所の鑑定意見においては、判例や特許庁実務に加えて、

  • 抵触性と有効性にかかる二つの視点を駆使しつつ、どのような戦術で訴訟上の主張を展開していくか
  • 訴訟になった場合、証拠力の観点からも十分に戦えるのかどうか

など、豊富な特許訴訟の経験を活かして、勝訴への実践的な道筋を実務的観点から示すことが重要であると考えています。そのようなことに鑑み、弊所の鑑定意見は裁判官的かつ中立的な視点に立ったものとしています。

なお、事業戦略との関係で訴訟突入・回避のいずれに合理性があるのか、その際のコスト、時間、社内労力、経営陣・株主への説明等、法的視点と事業的視点を融合した視点に基づく見解についても、ご要望によりお出しするようにしております。

当社は顧問弁理士に侵害警告対応をお願いしていますが、弁理士のサービスとは何が違うのでしょうか?

侵害警告対応は紛争の始まりです。適切に対処するためには、抵触性・有効性に対する的確な判断の他、事業計画やマーケットを視野に入れた落としどころの設定、それに至るための最適プロセスの策定など、多岐に渡る方向性からの判断を必要とします。

一般に、弁理士は特許の有効性については優れた見識を持っていますが、抵触性(訴訟に至った場合の論点、相手方の反論抽出、判例知識を含む)や立証論、訴訟実務を視野に入れた最適プロセスの構築については必ずしも専門性を有していない場合があります。当事務所においては、多くの特許交渉・訴訟をこなしていますので、これらの知識要素を全て取りそろえております。

知財以外の技術系の紛争は扱っているのでしょうか?

一昔前は、「技術紛争」=「特許訴訟」というイメージでした。
しかし、最近は全く異なるタイプの技術紛争が増えています。

例えば、納品されたITシステムがうまく動作しないなど、システム関連の紛争(請負代金請求、瑕疵担保責任)は、年々急増しておりますが、システム開発実務に精通する弁護士は極端に少ないのが現状です。弊所には大企業でシステム開発を経験した後に弁護士登録をした数名の弁護士が在席しており、このような訴訟に対する実績を有しております。

また、製造物責任訴訟も、争点は技術的事項に絞られることが少なくありません。弊所のパートナーである内田弁護士は、古くからこの分野において経験を有しており、最適な解決に向けて、技術的争点ともどもお手伝いすることが可能です。

内容はわかりました。ところで、費用の体系はどのように考えればいいのでしょうか?

当事務所は原則としてタイムチャージで費用を計算いたします。標準的なタイムチャージは、以下の計算によります。

タイムチャージの計算方法と単価

費用(報酬) = 弁護士の実働時間 × 時間単価

時間単価(1時間あたり、消費税等を含まない)
シニアパートナー   48000円(内田、鮫島)
パートナー      36000円(上記以外のパートナー)
シニアアソシエイト  33000円
アソシエイト     30000円以下

知財マネジメントアドバイザリーサービス

法律事務所であるUSLFが知財マネジメントのアドバイザリーサービスを行うことの優位性はなんでしょうか?

このサービスは、知財業務と企業コンプライアンスの融合領域です。
大手法律事務所や知財を扱う会計事務所では、知財部風土や知財部の実務に対する理解・経験に難があると言われています。
また、特許訴訟弁護士は個別紛争処理には精通しておりますが、知財マネジメントに対する知見を保有していないことが多いと思われます。
この意味で、この領域は、長らく専門家不在の領域であるといわれてきました。
弊所パートナーである鮫島弁護士は、日本アイ・ビー・エムで知財マネジメントの現場を経験した後に、弁護士登録をした異色の人材であり、多くの論文等において、知財経営・マネジメントのあり方を論じてきました。このサービスは、鮫島が有するこのような知見とノウハウを結集させて初めて可能となるものだと考えています。

今ひとつ内容が理解できません。どういった実績があるのでしょうか?

これまで扱ってきた案件には、以下のようなものがあります。

(1) A社とB社が事業統合するにあたり、知財権をホールディングカンパニーに集中管理させるためのマネジメント体制の構築

この事案では、集中管理を行う際の三つの方式(権利移転方式、管理委託方式など)の利害得失をふまえて、信託業法上の管理信託スキーム導入に関するコンサルティング及び文書作成を行いました。

(2) 業界大手数社が出資する合弁会社について、独占禁止法との関係で問題を生じないような知財運用を含む進め方のアドバイス

業界の大手数社が共同出資した合弁会社により事業展開することが珍しくなくなりました。このような合弁会社が知財を運用する際に問題となるのが、独占禁止法との関係です。この事案では、独占禁止法上のリスクを最小限化し、かつ、所期の事業目的を達成できるかという視点から知財のライセンス条件と運用のためのコンサルティングを行いました。

(3) 大手企業20数社が出資した特許管理会社の特許運用スキーム

「国プロ」と呼ばれる産学連携の技術開発プロジェクトが多数実行されています。国プロの問題点は、知財スキームをきちんと決めないために、共有権利の山となり、後の活用に支障を来すことです。この事案では、国プロの権利活用を促進するモデルとして、設立された特許管理会社が取得したロイヤリティを国プロ参画企業に配分するために、商法上の匿名組合モデルを利用した特許運用スキームのコンサルティングを行いました。

(4) 事業再生案件における技術の切り出し、ライセンススキームなどのコンサルティング

自社の技術の一部にかかる事業を中国企業などに譲渡する例が増えています。このような場合、どのように対象特許やノウハウを特定し、ライセンス条件を設定するかということに関しては、事業的判断及びこれに対応する法的なスキルが必要となります。この事案では、事業コンサルタントとペアを組んで、弊所が法的アドバイスを提供し、技術系企業の事業再生に成功を収めました。

(5) IoT化に対応するビジネスモデルの構築及びその権利化(発明発掘)

ものづくり企業にもIoTを中心としたサービス化という流れが押し寄せています。このような新しいサービスは、ビジネスモデル自体の優劣及びその遂行方法によって利益率が変わってきます。弊所は様々な顧客とともに、ビジネスモデルを論じるとともに、その権利化のお手伝いをしてきました。具体的には、お客様のビジネスモデルをお聞きし、そのメリット・リスクを論じるとともに、その競争力を高めるべく以下の観点から発明発掘を行っています。

  1. そのビジネスモデルを実施する場合、ユーザはどのようなオプション機能を求めるのか
  2. そのビジネスモデルが何らかの事情により想定どおり動かない場合、どのようなエラー処理ルーチンを設けるべきか。
知財評価、知財ビジネス報告書など、知財を企業のアセットとして捉える非法律的業務もできるのでしょうか?

弊所においては、知財経営のコンサルタントとしての立場で、これらについても適切なアドバイスを行います。
また、鮫島は多くの知財専門家のネットワークを有しており、最適人材をご紹介し、一部業務をアウトソースしつつ、全体業務をマネジメントすることができます。

知財評価については、
(1)何の目的でこれを行い、それが
(2)会社にいかなるメリットをもたらし、
(3)どの程度のコストがかかるのか。

この三点をきちんと勘案し、最適な評価方法・評価者を決定する必要があるというのが弊所の持論です。

また、知財ビジネス報告書は、投融資判断のための資料ですから、単に特許出願件数や取得件数を羅列しても意味がありません。いずれも、経営戦略やマーケティング戦略の中における知財戦略の位置づけと現状を把握し、将来の成長やキャッシュフローの維持に対し、知財がどのように貢献するのかという観点から、投資家にわかりやすく、かつ、魅力的に記述する必要があります。

知財部・法務部アウトソーシングサービス

当社ではすでに顧問弁護士の先生がいらっしゃるのですが、普通の弁護士業務とは違うのでしょうか?

今まで顧問弁護士の先生は法律業務のみを担当されており、知財に関するアドバイスは弁理士の先生にお願いされていたことと思います。これに対して、当サービスの特徴は、法律業務のみならず知財戦略の立案や特許化のアドバイスなど、知財に関する一連の業務も行うことにあります。これによって、技術関連契約や業務提携など、知財と法務の融合領域についてシームレスに、適切なアドバイスを行うことができます。

その他のメリットを挙げると以下のようになります。

  • 二つの専門領域を一つの事務所との契約でまかなうことができるので、経費節減になります。
  • 技術がわかる弁護士がおりますので、技術用語やインターネット関連知識など前提的事項の説明に時間をいただくことはありません。
当社は顧問弁理士に侵害警告対応をお願いしていますが、弁理士のサービスとは何が違うのでしょうか?

侵害警告対応は紛争の始まりです。適切に対処するためには、抵触性・有効性に対する的確な判断の他、事業計画やマーケットを視野に入れた落としどころの設定、それに至るための最適プロセスの策定など、多岐に渡る方向性からの判断を必要とします。

一般に、弁理士は特許の有効性については優れた見識を持っていますが、抵触性(訴訟に至った場合の論点、相手方の反論抽出、判例知識を含む)や立証論、訴訟実務を視野に入れた最適プロセスの構築については必ずしも専門性を有していない場合があります。当事務所においては、多くの特許交渉・訴訟をこなしていますので、これらの知識要素を全て取りそろえております。

法律事務所なのに本当に特許出願などの業務ができるのですか?

弊所は特許出願業務は行っておりません。

それでは、なにを弊所のサービスとして行っているかというと、大企業の知財部のサービスを中小・ベンチャーにも提供するというコンセプトの下、自ら特許出願を行うのではなく、その周りの部分を担当します。たとえば、①その企業にとって特許出願が必要なのかどうかをコストとリターンの関係から論じたり、②特許出願をするとした場合、どの部分を切り出す(発明発掘)のが最も効率的かを判断したり、③弁理士のアウトプットである特許明細書に対するチェック及びクオリティコントロール機能などを担当します。これらは大企業では知財部が行う業務ですが、これをアウトソーシングによって担当するというコンセプトになります。

特許の権利化はビジネス戦略とも密接にリンクするので、契約書のレビュー等により、お客様のビジネスを熟知している顧問弁護士が行うことは合理性が認められます。
特許出願は行いませんが、弁理士の目利き及びご紹介を通じて、特許出願を円滑にする業務も行います。
なお、意匠登録、商標登録出願については、当事務所においても行うことができます。

最近「知財戦略」などと言われていますが、なかなかイメージが掴めません。法律事務所なのに経営戦略の一部である知財戦略を立案していただけるのでしょうか?

知財という法領域においては、弁護士の固有業務と、より経営サイドに立ったコンサルティング業務の線引きが非常に困難です。
なぜならば、「知財」は単なる法律ではなく、企業にとっての資産(asset)であり、その運用の巧拙によって企業競争力を左右する要因となるからです。

共同開発やライセンス等、知財が関連する契約書は、当事者の権利義務という形でビジネスそのものを規定しているともいえます。そこで、このような業務領域を担当している弁護士は必然的に多くのケースを経験し、これらに対するアドバイスを通じて、法律実務を経営戦略につなげる訓練を積んでおります。

当事務所においては、法的なアドバイザリーにとどまるのではなく、これを経営戦略と結びつけ、総合的な知財戦略の提案とその実行を行います。

費用の点が気になるのですが・・・どのくらいの予算をご用意すればよろしいのでしょうか?

顧問契約をいただくことが前提となります。標準的な条件は「顧問契約」をご参照ください。

今までのお客様の実績では、年間120-250万円程度というのが平均的なところです(訴訟等の案件が入った場合は除く)。知財部員と法務部員を2名雇用すると優に1000万円を超えることを考えると、合理的な価格設定ではないかと考えております。

IT関連法務・情報システム紛争処理

ITに関する法律サービスとはどのようなサービスを行っているのですか?

最近は、ITに関する法律サービスを提供する法律事務所も増えてきました。「IT法務」は、「倒産」「知財」のように確立したカテゴリではなく、サービスの内容も多岐に亘りますが、弊所で行っている主なサービスとして次のようなものがあります。

  • システム開発紛争問題(紛争解決のアドバイス、交渉、訴訟代理など)
  • システム障害への対応(個人情報漏えい、システム停止、データの消失などの事故対応、賠償請求など)
  • ITビジネススキームに関する法律問題(インターネットを利用した新規サービスの法務検証など)
  • ソフトウェア・デジタルコンテンツと知財の問題(プログラム、データベース、ゲーム等の模倣品対策や、特許出願に関するアドバイス、オープンソースの利用に関する相談など)
  • AI、IoT、ビッグデータなどの新しい技術、ビジネスに関わる法律問題

(詳細はサービスメニューをご参照ください)

なぜIT法務に強みがあるといえるのでしょうか?

ITビジネスとIT法務・知財の豊富な経験があるからです。
IT法務を担当する弁護士には、大規模基幹系システムの開発、運用やプロジェクトマネジャーの経験者や、情報工学専攻者、IT企業での法務担当者、官公庁でのIT関連法制の立法担当経験者などがいます。こうした弁護士業務以外の経験のほか、IT法務を重点取扱分野として多くのプラクティスを実施しているため、ノウハウが蓄積されていることが強みです。
こうしたバックグラウンドを有する弁護士が応対するため、ビジネスの現場、開発の現場の方々と、ストレスなくコミュニケーションをとることができます。

どのような顧客に対するサービス実績があるのでしょうか。

IT法務に関する顧客だけでも、多岐に亘りますが、例えば次のようなクライアントに対してサービスを提供した実績があります。

  • 大規模SI事業者(主にシステム開発紛争・障害対応)
  • コンサルティング会社(主にコンサルティング契約や新規ビジネス関連相談)
  • インターネットサービス事業者(主に新規サービスの適法性検証、助言)
  • オンラインゲームサービス事業者(主に業規制への対応、助言や、模倣品(特許・著作権・商標・不正競争等)の対応)
  • ソフトウェア開発・販売事業者(主に新規サービス・プロダクトに関わる契約関連の書類整備や、取引先との契約相談)

上記のようなIT関連企業のほか、特にシステム開発・障害関連や、個人情報・データ活用の関連では、業種や規模の大小を問わず様々なクライアントからのご相談をいただいています。

当社には法務や知財の担当者もおらず何を相談したらよいかもわかりません。そういった企業の相談も扱ってもらえるのでしょうか。

弊所では、多くの技術系ベンチャー企業に対するサービスを提供していますが、その中でも、ソフトウェア開発、インターネットサービスなどのIT系サービスを提供している多数のクライアントがいます。上場を目指す企業も多く、資金調達や基本的な契約関連の整備、契約交渉の支援、社内規程の整備など、上場のために必要となる法務・知財周りのサービスをワンストップで提供しています。一定規模になれば、当然、社内に法務や知財のスペシャリストを雇用することが望ましいですが、限られたリソースを有効活用するために、ITビジネスを熟知した弊所に法務・知財業務をアウトソースすることをお勧めします。

システム開発の紛争はどの段階から弁護士に相談するとよいのでしょうか。早期に弁護士に相談すると何をしてくれるのでしょうか。

訴訟代理が弁護士の伝統的な業務であったこともあり、原告の場合には訴訟を提起することを決めてから、被告の場合には訴状が届いてから弁護士に依頼するというケースも少なくありません。しかし、訴訟になる前、具体的にはシステム開発の現場が揉めて作業が完全に停止してしまった状況や、多額の追加請求を求められた場合(逆もしかり)、代金請求の可否で折り合いがつかなくなった場合には、早めに弁護士に相談することをお勧めします。その理由は、

  • システム開発紛争を訴訟によって解決する場合、短くても2年、長いと5年ほどかかることがあります。長期の訴訟は、記録の保全や担当者の協力などの負担も大きいことから、可能な限り避けたいところです。事前に専門家が訴訟になった場合の「見立て」をすることで、訴訟を回避するのか、実施すべきかの意思決定を支援することができます。
  • 紛争解決手段は訴訟に限りません。ADR機関による仲裁や調停の場合は、専門的知見を有する者が手続に関与することによって短期に納得感のある結論に辿りつくこともあります。そういった手続の選択を検討するためにも専門家の関与が有用です。
  • 訴訟になると、議事録、交渉過程の文書、課題管理表、メールなどが重要な証拠となります。これらは訴訟になってから作成することができないため、専門家が近い将来の訴訟に備えて、何を書くべきか/書かざるべきかを助言することができます。
最近のIT分野における相談としてどのようなものが多いのでしょうか。

IT業界では、日々、新しいサービス、技術が発生し続けているため、いただくご相談、ご依頼のトレンドも変化していると感じます。定番となっているシステム開発・障害対応や契約書等の作成実務のほか、最近(2015年以降)のご相談として多いものとして、

  • 個人情報保護法の平成27年改正への対応と(オンライン広告、ポイントカード、スマホを利用した位置情報・利用情報等の)ビッグデータ活用ビジネスに関するもの
  • B2Cサービス(特にゲーム関連)の景品や表示に関するもの
  • AI関連ビジネスと特許に関するもの
  • B2Bクラウドサービス立上げに関わる契約やSLAに関するもの
  • 個人情報の漏えい事故の対応に関するもの

弊所では、IT関連企業からこうしたご相談を受ける機会が多く、ノウハウが蓄積されております。

企業法務

知財専門の事務所だと聞いていますが、知財法以外の分野でもご相談可能なのでしょうか。実績はあるのでしょうか。

もともと弊所は「知財」という法領域でサービス範囲を規定しているのではなく、「技術系企業」という顧客領域でサービス範囲を規定しています。上記のサービス内容に記載した事項については、いずれも実績があります。守秘義務に触れない範囲で、以下に実績の例を挙げます。

【例1】 特殊機器の販売等を行っている企業のM&Aアドバイス

この案件では、(i)税務上有利なスキームを税理士とも提携しながら検討し、適格合併となるスキームを提案し、(ii)許認可関係の対応、公正取引委員会対応、株主総会対応といった実務上必要となる対応を助言し、(iii)合併契約書の作成、会社法上の手続についてアドバイスをし、合併が成功しました。

【例2】 部品メーカグループの破産及び民事再生

この案件では、受注減少及び赤字受注が理由で資金繰りの悪化したグループ企業の破算及び民事再生の各申立代理人をつとめました。案件の規模としては、中規模で、年商及び負債総額がそれぞれ数百億円と百億円程度でした。

【例3】 著名な車デザイナーの企業の資金調達

この案件では、世界的なカーメーカでチーフデザイナーを勤められた方の企業に対して、資金調達に関して問題となる諸論点をアドバイスしました。

【例4】 国際紛争解決

この案件では、公的研究機関と国外の研究機関との間の紛争について、法務アドバイスを実行しました。技術分野としてはバイオテクノロジーであり、英語が交渉言語となりました。

【例5】 契約交渉

投資契約、研究開発契約、事業提携契約等、広範囲で日常に契約交渉を行っております。珍しい例としては、インターネット内の仮想世界での取引と現実世界の取引との双方の要素を一つの契約書に含む契約書作成の実績等があります。

【例6】 IPOのためのコンプライアンス対応

IPOのためにコンプライアンス向上を目指すある企業は、個人情報保護管理体制などコンプライアンスの抜本的な見直しを企図され、弊所にてアドバイスを担当致しました。

【例7】 企業買収に伴うデューディリジェンス及び株式譲渡契約書の作成

日本有数のプライベートエクイティファンドをクライアントとして、株式譲渡に伴うデューディリジェンスを実行し、株式譲渡契約書を作成しました。

当社は、技術系企業ではありませんが、引き受けてもらえますか?

もちろん承ります。実際にも、金融機関、メディア、投資家等の技術系企業でないお客様からも多数の御依頼を頂いております。技術系企業でないお客様から頂いている案件は、ITに関する案件、知財案件、一般企業法務案件、M&A、ファイナンスと知財を融合させる新しい形態の案件等様々です。

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